La cessione di quote relative a un brevetto è un atto che trasferisce diritti patrimoniali su un’invenzione brevettata o su quote di partecipazione in un soggetto titolare del brevetto. Può riguardare la cessione integrale del brevetto, la cessione di una quota percentuale dei diritti di sfruttamento economico o la vendita di quote societarie in una società che detiene il titolo di proprietà. Trattandosi di diritti industriali che possono avere rilevanza anche verso terzi, è importante definire con precisione l’oggetto, le responsabilità delle parti e le eventuali condizioni di registrazione dell’atto presso gli uffici competenti; per questo motivo è sempre consigliabile farsi assistere da un consulente in proprietà industriale o da un avvocato specializzato prima della sottoscrizione definitiva.
Come compilare una scrittura privata cessione quote brevetto
Per redigere correttamente una scrittura privata di cessione di quote relative a un brevetto bisogna innanzitutto identificare chiaramente le parti in causa indicando nome, codice fiscale o partita IVA, indirizzo completo e, se rilevante, la qualifica (ad esempio “cedente”, “cessionario”, “società titolare del brevetto”). Bisogna poi ricostruire lo stato dei fatti mediante brevi premesse che descrivono la titolarità del brevetto: occorre indicare il titolo dell’invenzione, il numero di domanda e/o di concessione, la data di deposito e la data di concessione, l’eventuale estensione territoriale (es. deposito italiano, europeo, PCT), nonché lo stato delle domande e dei diritti (se pendenti o concessi). Se la cessione riguarda quote di proprietà fra più titolari o quote societarie in una società titolare del brevetto, la scrittura deve specificare la percentuale o il numero di quote cedute e la composizione del capitale sociale prima e dopo la cessione, oltre a eventuali patto parasociali o patti di prelazione esistenti. L’oggetto del contratto deve essere espresso in maniera precisa: indicare se si trasferiscono esclusivamente i diritti patrimoniali relativi allo sfruttamento economico del brevetto, i diritti esclusivi di esercizio del brevetto, o la proprietà da titolare esclusivo, nonché l’ambito territoriale e temporale della cessione. La clausola relativa al corrispettivo deve dettagliare l’ammontare complessivo, la modalità e i termini di pagamento, eventuali rateizzazioni, garanzie bancarie o escussioni, e la fiscalità applicabile (indicando chi sopporta imposte, bolli o tasse per la registrazione). È fondamentale inserire dichiarazioni e garanzie del cedente circa la piena titolarità, l’assenza di oneri, vincoli, licenze, ipoteche o pendenze giudiziarie che limitino la disponibilità del brevetto, nonché l’assenza di precedenti cessioni o diritti esclusivi concessi a terzi. Analogamente il cessionario può inserire dichiarazioni sulla propria capacità a ricevere il trasferimento e, se necessario, clausole di indennizzo a fronte di violazioni delle garanzie. Va inoltre previsto l’obbligo di cooperazione per l’iscrizione della cessione nei registri competenti; in Italia, per rendere opponibile a terzi la cessione di un brevetto, è necessaria la trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e, se pertinente, le annotazioni necessarie presso il brevetto europeo o organismi internazionali; la scrittura deve specificare chi assume l’onere dei costi e delle formalità di registrazione. In presenza di co-titolarità o di cessione parziale, è utile disciplinare l’uso comune e lo sfruttamento economico del brevetto dopo la cessione, la ripartizione dei proventi, la gestione delle azioni in caso di contraffazione e la procedura in caso di licenze future; tali clausole possono contenere meccanismi di prelazione, opzioni di riacquisto o criteri per il riparto dei ricavi. Per evitare ambiguità conviene stabilire la data di efficacia dell’atto, se concordata diversamente dalla data di sottoscrizione, e specificare la legge applicabile e il foro competente per eventuali controversie. In chiusura il documento deve prevedere spazio per le firme autografe delle parti e, se richiesta, la presenza di testimoni o la sottoscrizione per accettazione da parte di un rappresentante legale; qualora le parti desiderino maggiore certezza, possono prevedere la forma dell’atto notarile o l’autenticazione delle firme. Infine è buona prassi allegare alla scrittura privata eventuali documenti citati come la copia del certificato di brevetto, visure camerali, procure o deleghe, eventuali contratti di licenza in essere e attestazioni sull’assenza di gravami, inserendo nell’atto un elenco degli allegati richiamati e parte integrante del contratto.
Fac simile scrittura privata cessione quote brevetto
SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE QUOTE/BENI IMMATERIALI
Tra i sottoscritti:
1) __________________, nato/a il __________________, residente in __________________, codice fiscale __________________ (di seguito “Cedente”);
2) __________________, nato/a il __________________, residente in __________________, codice fiscale __________________ (di seguito “Cessionario”);
se trattasi di società: __________________, con sede legale in __________________, P.IVA __________________, rappresentata dal Sig./Sig.ra __________________, nato/a il __________________, codice fiscale __________________ (di seguito “Parte”).
Premesso che:
il Cedente è titolare del/degli esclusivi diritti relativi al brevetto intitolato “__________________”, registrato con numero di domanda/concessione __________________, depositato in data __________________, concessione in data __________________, estensione territoriale __________________ (di seguito “Brevetto”);
il Cedente dichiara che il Brevetto è libero da pesi, vincoli, ipoteche, gravami, contratti di licenza esclusiva o trasferimenti che ne limitino la disponibilità, salvo quanto espressamente indicato nel presente atto.
Per tutto quanto sopra premesso e che le parti quindi dichiarano essere vero e parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto della cessione
Il Cedente, che con la presente dichiara di essere pieno ed esclusivo titolare dei diritti oggetto del presente atto, cede e trasferisce al Cessionario, che accetta, la/e seguente/i quota/e dei diritti patrimoniali sul Brevetto: __________________% (in lettere: __________________ percento) corrispondente a __________________ (indicare numero quote o altra specificazione) del complesso dei diritti relativi al Brevetto, comprensivi del diritto di sfruttamento economico, concessione di licenze in via esclusiva o non esclusiva e di agire contro terzi per la tutela dei diritti, salvo le limitazioni esplicitamente indicate nel presente contratto.
Art. 2 – Corrispettivo e modalità di pagamento
Il corrispettivo per la cessione di cui all’Art. 1 è convenuto in euro __________________ (in lettere: __________________), da pagarsi come segue: __________________. Eventuali garanzie, penali o interessi in caso di ritardo nell’adempimento sono convenuti come segue: __________________. Le spese e le imposte inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del presente atto sono a carico di __________________.
Art. 3 – Dichiarazioni e garanzie del Cedente
Il Cedente dichiara e garantisce che: è legittimo titolare dei diritti ceduti; i diritti oggetto di cessione non sono gravati da ipoteche, vincoli, sequestri, pignoramenti, obblighi di prelazione, accordi di esclusiva o altre limitazioni giuridiche; non sussistono accordi, licenze o pattuizioni che possano impedire o limitare l’efficacia del presente trasferimento salvo quanto espressamente dichiarato in allegato; non sono pendenti procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali che riguardino la titolarità o la validità del Brevetto, salvo quanto espressamente indicato nel presente atto o negli allegati.
Art. 4 – Obblighi delle parti e registrazione
Le parti si obbligano a compiere, congiuntamente e per quanto di propria competenza, tutte le formalità necessarie per la trascrizione/annotazione della cessione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e/o presso gli uffici competenti in relazione all’estensione territoriale del Brevetto (ufficio europeo, WIPO, ecc.), nonché a fornire ogni documento o dichiarazione richiesta dagli enti competenti. Le spese relative a tali formalità sono a carico di __________________. La cessione si intende efficace verso terzi dalla data di avvenuta trascrizione/annotazione nei pubblici registri qualora la legge lo richieda; in ogni caso le parti concordano che l’efficacia verso le parti è immediata dalla data di sottoscrizione, salvo diversa pattuizione in calce.
Art. 5 – Licenze pregresse e rapporti con terzi
Il Cedente si impegna a comunicare al Cessionario tutte le licenze, patti o concessioni di diritto in essere relativi al Brevetto e consegna copia dei relativi contratti in allegato. Qualora emergano pretese di terzi in relazione al Brevetto che implichino responsabilità per inadempimento delle garanzie rese, il Cedente si obbliga ad indennizzare il Cessionario nei termini previsti dal successivo Articolo sull’indennizzo.
Art. 6 – Indennizzo
Il Cedente si obbliga a tenere indenne il Cessionario da ogni pretesa, perdita, costo o danno derivante da vizi, gravami o fatti anteriori alla data di efficacia del presente atto che incidano sulla validità o titolarità dei diritti ceduti, nonché dalle spese legali necessarie per la difesa in caso di controversie relative a tali fatti, fatti salvi i limiti e le modalità di liquidazione stabiliti tra le parti: __________________.
Art. 7 – Gestione dei ricavi e ripartizione
I proventi derivanti dallo sfruttamento del Brevetto, comprese royalties, indennità o somme percepite per licenze, saranno ripartiti tra le parti nella misura seguente: Cedente __________________% e Cessionario __________________%. Le modalità di rendicontazione, pagamento e tempistica sono le seguenti: __________________.
Art. 8 – Riservatezza
Le parti si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali relative al Brevetto e alle trattative, inclusi termini economici, know-how e documentazione tecnica, per tutta la durata prevista e per il periodo successivo a tale durata pari a __________________ anni, salvo che tali informazioni siano già di dominio pubblico o che la loro divulgazione sia richiesta da autorità competenti.
Art. 9 – Responsabilità e limitazioni
Fatte salve le dichiarazioni e garanzie espressamente fornite nel presente atto, le parti convengono che nessuna ulteriore garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, è prestata in merito alla commerciabilità, commerciabilità per uno scopo particolare o assenza di violazioni di diritti di terzi, salvo quanto esplicitamente indicato.
Art. 10 – Forza maggiore
Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per inadempimenti derivanti da cause di forza maggiore, comprese ma non limitate a eventi naturali, guerre, insurrezioni, atti di autorità pubblica, pandemie, interruzioni di servizi essenziali, sempreché tali eventi non possano essere ragionevolmente controllati dalla parte inadempiente.
Art. 11 – Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto le parti eleggono quale foro competente il Tribunale di __________________, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Art. 12 – Entrata in vigore
Il presente atto ha efficacia a decorrere dal __________________, fermo restando quanto previsto all’Art. 4 in ordine alla opponibilità a terzi.
Art. 13 – Allegati
Sono parte integrante del presente atto i seguenti allegati: copia del certificato di brevetto o della domanda (Allegato A), elenco ed eventuali copie di licenze in essere (Allegato B), visura camerale o documentazione attestante la legittimazione delle parti (Allegato C), procura o documenti rappresentativi (Allegato D), altri documenti: __________________.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data: __________________
Firma del Cedente: __________________
Firma del Cessionario: __________________
Firma del Rappresentante legale (se parte è società): __________________
Testimoni (se richiesti):
1) __________________
2) __________________
Annotazioni per registrazione/trascrizione (per uso ufficio):
Data di presentazione all’Ufficio: __________________
Protocollo/numero di registrazione: __________________
(Allegati: indicare e verificare la presenza di tutti gli allegati sopra richiamati)