La scrittura privata per la cessione di un marchio è l’atto scritto mediante il quale il titolare di un marchio trasferisce a un altro soggetto i diritti esclusivi riconosciuti dal marchio stesso. Si tratta di un documento fondamentale per disciplinare i termini del trasferimento, definire l’ambito territoriale e merceologico della cessione, stabilire il corrispettivo e prevedere le garanzie e gli obblighi delle parti. Sebbene la scrittura privata possa essere sufficiente fra le parti per trasferire i diritti, per rendere opponibile a terzi la cessione è necessario procedere alla trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o, in caso di marchio dell’Unione Europea o internazionale, presso gli uffici competenti. La correttezza formale e la completezza delle clausole riducono i rischi di contestazioni future e facilitano l’operatività successiva, ad esempio per l’esercizio dei diritti esclusivi o per la gestione dei portafogli di proprietà industriale.
Come compilare una scrittura privata cessione marchio
Per redigere correttamente una scrittura privata di cessione di marchio è opportuno procedere con ordine, curando innanzitutto l’identificazione completa delle parti contraenti, indicando nome, cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede o domicilio, nonché la qualità in cui si sottoscrive l’atto. È importante verificare la capacità rappresentativa di chi firma per conto di una società e allegare eventuali procure o delibere che ne attestino i poteri. La descrizione del marchio deve essere precisa: va indicata la denominazione del marchio o la sua rappresentazione grafica se non verbalmente descrivibile, il numero di registrazione, l’ente che ha rilasciato la registrazione, la data di deposito o registrazione e la classe o le classi di prodotti e servizi così come risultano dall’atto di registrazione. Se la cessione riguarda marchi non registrati o diritti derivanti dall’uso del marchio, occorre descrivere l’origine e la natura del diritto trasferito. La pattuizione della cessione deve contenere una clausola chiara che dichiari l’intento di cedere tutti i diritti patrimoniali sul marchio, oppure, se la cessione è parziale, specificare gli ambiti esclusi: ad esempio la cessione limitata a determinate classi di prodotti, a determinati territori o a determinati canali distributivi. Il corrispettivo della cessione va esplicitato con precisione, indicando l’importo, la valuta, le modalità di pagamento, eventuali dilazioni, garanzie di pagamento, nonché le modalità in cui verrà effettuata la consegna dei documenti e l’accesso agli archivi relativi al marchio ceduto. È utile inserire dichiarazioni e garanzie fornite dal cedente relative alla titolarità del marchio, all’assenza di gravami, ipoteche, pegni, licenze esclusive non dichiarate e all’assenza di contenziosi pendenti che possano pregiudicare il trasferimento; parallelamente è opportuno prevedere l’indennizzo in caso di violazioni di tali dichiarazioni. La data di efficacia della cessione deve essere chiaramente indicata: può coincidere con la data del documento, con la data di pagamento o con la data di iscrizione presso l’Ufficio competente; se l’efficacia è subordinata alla trascrizione, ciò va specificato e devono essere previste obbligazioni di cooperazione tra le parti per la registrazione. Vanno disciplinati anche gli obblighi relativi alla consegna dei materiali connessi al marchio, quali certificati di registrazione, prove d’uso, loghi in formati digitali, e la cessione dei diritti su eventuali opere ad esso collegate o sui domini internet correlati, qualora ricadano nella stessa negoziazione. È opportuno inserire clausole che regolino la riservatezza delle informazioni scambiate durante la trattativa e dopo la cessione, nonché la ripartizione delle spese relative alla registrazione della cessione presso gli uffici competenti, imposte indirette o tasse di registrazione, e la responsabilità per eventuali oneri pregressi. Occorre infine prevedere le modalità di risoluzione delle controversie, l’indicazione della legge applicabile e il foro competente, e concludere con la data e il luogo di sottoscrizione e gli spazi per le firme delle parti, corredati dall’indicazione della qualifica dei firmatari e dall’eventuale presenza di testimoni o di un pubblico ufficiale se richiesto dalla prassi o dalla volontà delle parti. Prima della sottoscrizione definitiva conviene verificare la documentazione allegata, produrre copia del certificato di iscrizione del marchio e di eventuali atti pregressi, e, quando necessario, avvalersi del supporto di un consulente in proprietà industriale o di un avvocato per valutare eventuali implicazioni fiscali e per assicurare la correttezza della trascrizione presso gli uffici nazionali o internazionali.
Fac simile scrittura privata cessione marchio
SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE DI MARCHIO
Tra i sottoscritti:
Il Sig./la Sig.ra __________________ che agisce in proprio / la società __________________ con sede in __________________ codice fiscale / partita IVA __________________ rappresentata da __________________ nella qualità di __________________ (di seguito “Cedente”);
e
Il Sig./la Sig.ra __________________ che agisce in proprio / la società __________________ con sede in __________________ codice fiscale / partita IVA __________________ rappresentata da __________________ nella qualità di __________________ (di seguito “Cessionario”);
Premesso che
Il Cedente è titolare del marchio denominato/rappresentato come __________________ registrato presso __________________ con numero di registrazione __________________ in data __________________ per le classi di prodotti/servizi __________________ (di seguito “Marchio”);
Il Cedente dichiara di essere l’unico ed esclusivo titolare di tutti i diritti inerenti e connessi al Marchio, libero da vincoli, gravami, ipoteche, pegni, diritti di terzi, licenze/esclusiva non dichiarate e da procedimenti giudiziali o amministrativi che ne impediscano la cessione, salvo quanto eventualmente dichiarato nel presente atto;
Si conviene e stipula quanto segue.
Articolo 1 – Oggetto della cessione
Il Cedente cede e trasferisce, a titolo definitivo, al Cessionario che accetta, tutti i diritti, titoli e interessi relativi al Marchio, comprendenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto di uso esclusivo, il diritto di vietare l’uso da parte di terzi, il diritto di promuovere azioni di tutela e ogni altra facoltà patrimoniale connessa al Marchio come risultante dalla registrazione sopra indicata e dagli atti ad essa relativi, con effetto dal __________________.
Articolo 2 – Corrispettivo
La presente cessione viene pattuita per il corrispettivo complessivo di Euro __________________ (in lettere: __________________), che il Cessionario si obbliga a pagare al Cedente secondo le seguenti modalità: __________________. Il pagamento si considera effettuato al ricevimento del relativo accredito su conto corrente intestato a __________________ IBAN __________________ presso la banca __________________.
Articolo 3 – Conseguenze ed obblighi delle parti
Il Cedente si obbliga a consegnare al Cessionario, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto o entro il termine di __________________ giorni dalla stessa, tutta la documentazione relativa al Marchio, ivi compresi i certificati di registrazione, le eventuali licenze, le prove d’uso, i loghi in formato digitale e ogni altro documento utile all’esercizio del diritto ceduto. Il Cedente si impegna altresì a cooperare, senza oneri aggiuntivi per il Cessionario, per quanto necessario alla trascrizione della cessione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi / EUIPO / WIPO (barrare la voce applicabile) e presso ogni altro registro competente, assumendosi il compito di sottoscrivere o fare sottoscrivere eventuali istanze o dichiarazioni richieste per l’iscrizione, salvo diverso accordo tra le parti.
Articolo 4 – Dichiarazioni e garanzie
Il Cedente dichiara e garantisce che al momento della sottoscrizione dispone di tutti i diritti che oggetto della presente cessione, che il Marchio non è gravato da vincoli, ipoteche, pegni o diritti di terzi e che non esistono procedimenti pendenti o fatti noti che possano pregiudicare l’effettività dei diritti ceduti, salvo quanto espressamente dichiarato e indicato in allegato. Il Cedente si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi pretesa, perdita, responsabilità, onere o costo derivante da violazioni delle precedenti dichiarazioni e garanzie.
Articolo 5 – Effetti della cessione e registrazione
La cessione avrà efficacia nei rapporti tra le parti dalla data indicata al precedente Articolo 1. Le parti convengono che l’efficacia nei confronti dei terzi decorrerà dalla data di trascrizione/registrazione della presente cessione presso l’Ufficio competente; le spese ed imposte relative alla registrazione della cessione saranno a carico di __________________. Le parti si obbligano a eseguire ogni atto necessario per la corretta trascrizione e registrazione della presente cessione e a compilare e sottoscrivere la documentazione richiesta dagli uffici competenti.
Articolo 6 – Ambito territoriale e merceologico
La cessione si estende al territorio __________________ e riguarda le classi di prodotti/servizi indicate nella premessa e per le quali il Marchio risulta registrato, nonché per eventuali estensioni future o rinnovi riconducibili alla stessa registrazione, salvo diversa pattuizione scritta tra le parti.
Articolo 7 – Licenze e rapporti con terzi
Il Cedente dichiara che al momento della cessione le eventuali licenze d’uso del Marchio sono le seguenti: __________________. Le parti concordano che l’esistenza di licenze non pregiudica la cessione dei diritti patrimoniali e che, salvo patto contrario, le licenze eventualmente esistenti si intendono cessate/trasferite (barrare la voce applicabile) __________________.
Articolo 8 – Confidenzialità
Le parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni commerciali e tecniche relative al Marchio e alle condizioni economiche della presente cessione, per la durata di __________________ anni, salvo obblighi di legge.
Articolo 9 – Clausole fiscali e spese
Le imposte, tasse di registrazione e ogni altro onere connesso alla stipula e alla registrazione della presente cessione sono a carico di __________________. Eventuali spese legali o di consulenza per la formalizzazione e registrazione saranno a carico di __________________ salvo diverso accordo scritto.
Articolo 10 – Clausola risolutiva e responsabilità
Il mancato pagamento del corrispettivo nei termini indicati al presente atto darà diritto al Cedente, previa comunicazione scritta e decorso di un termine di giorni __________________, di risolvere il contratto ai sensi degli articoli di legge applicabili. Le parti convengono che la responsabilità per inadempimenti sarà regolata dalla normativa vigente e che, salvo dolo o colpa grave, le responsabilità saranno limitate al valore del corrispettivo pattuito.
Articolo 11 – Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto le parti concordano la competenza esclusiva del Foro di __________________, salvo diverso accordo delle parti per l’adozione di procedure di mediazione o arbitrato (specificare se concordato: __________________).
Articolo 12 – Allegati
Fanno parte integrante del presente atto i seguenti allegati: copia del certificato di registrazione del Marchio, rappresentazione grafica del Marchio in formato __________________, visura del registro, e procura/delega del firmatario (se applicabile). Elenco allegati: __________________.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data: __________________
Per il Cedente
Firma: __________________
Nome e qualifica del firmatario: __________________
Per il Cessionario
Firma: __________________
Nome e qualifica del firmatario: __________________
Testimoni (se richiesti)
Nome: __________________ Firma: __________________
Nome: __________________ Firma: __________________